Diritto civile
Tutela dei Diritti
09 | 11 | 2023
La risarcibilità del danno da perdita di valore del diritto di proprietà industriale
Valerio de Gioia
Con ordinanza
n. 31170 del 9 novembre 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione
è intervenuta in tema di risarcibilità del danno consistente nella perdita di
valore del diritto di proprietà industriale.
Che il brevetto
abbia un proprio valore intrinseco è confermato, banalmente, dall’art. 2424
c.c. il quale include i diritti di brevetto industriale tra i valori delle
immobilizzazioni da includere nello stato patrimoniale delle società per
azioni.
Sul piano
risarcitorio, il danno emergente conseguente alla contraffazione brevettuale
ricomprende, poi, qualunque perdita dei valori economici esistenti nel
patrimonio del titolare della privativa prima della consumazione dell’illecito.
Viene allora in considerazione anche quel danno che, come è stato osservato in
dottrina, è direttamente incidente sulla stessa integrità della posizione di
esclusiva: posizione che, per effetto della contraffazione, può essere
compromessa anche irreversibilmente mercé la duratura riduzione della
possibilità di sfruttamento del brevetto.
Assume così
rilievo l'annacquamento (dilution) del pregio che è possibile associare al
diritto, il quale si traduce in una corrispondente contrazione del suo valore
patrimoniale: valore che, come sottolineato sempre in dottrina, può leggersi
quale chance di una proficua collocazione del diritto stesso sul mercato. In
siffatta prospettiva la perdita di valore del brevetto può apprezzarsi avendo
riguardo alla potenziale redditività dello stesso: onde è consentito attribuire
rilievo alle royalties che il titolare può ritrarre nel tempo dal diritto di
privativa, le quali sono da apprezzare proprio quale elemento indicatore della
nominata redditività. In tal senso, la decisione impugnata non si espone a
censura.
È peraltro
evidente che l’apprezzamento del danno in questione non possa portare ad alcuna
forma di overcompensation; e così, il riconoscimento della perdita di valore
della privativa individuato – come nel caso di specie – sulla base della
royalty ragionevole percettibile dal titolare del brevetto in un dato periodo
non può aggiungersi al lucro cessante risentito in quello stesso arco di tempo
dal predetto titolare o dal suo licenziatario: e ciò in quanto i due valori
descrivono, se pure in modo diverso, il medesimo fenomeno, connotato dal fatto
che, nel periodo dato, la privativa, per effetto della contraffazione, non è
stata in grado di assicurare i profitti che in assenza di quella condotta
illecita avrebbe procurato.
La distinzione tra le due fattispecie sta nel fatto che il mancato guadagno nel secondo caso rileva in sé, mentre nel primo assume importanza quale elemento rivelatore dell’erosione del valore del diritto: tale distinzione non autorizza, tuttavia, la liquidazione delle due voci di danno, giacché il mancato guadagno che è conseguenza immediata e diretta dell’illecito (art. 1223 c.c.) – e che può assurgere, come si è detto, a indicatore della lamentata dilution – è unico. Allo stesso modo, deve negarsi che il danno da perdita di valore del brevetto correlato alla redditività di questo possa cumularsi con gli utili da restituire di cui all’art. 125, comma 3, c.p.i. Infatti, gli utili conseguiti dal contraffattore spettano nella misura in cui siano superiori al risarcimento del lucro cessante (onde non si aggiungono a tale risarcimento): sarebbe in conseguenza contraddittorio ammettere che il titolare del diritto, il quale non può ottenere, in aggiunta alla restituzione degli utili del contraffattore, il risarcimento del lucro cessante consistente nella mancata riscossione di royalties, sia in grado di raggiungere quel risultato pratico invocando il danno da perdita di valore del brevetto. Gioca, anche qui, l’esigenza di evitare meccanismi di sovracompensazione del danno.
Un problema di sommatoria dei diversi rimedi (risarcimento del danno da lucro cessante o retroversione degli utili, da un lato, e risarcimento del danno incidente sulla redditività del brevetto, dall’altro) non si pone, invece, quando gli stessi operano su segmenti temporali non coincidenti. In conclusione, il danno da perdita di valore del brevetto dipendente dalla sua contraffazione è suscettibile di essere risarcito e il ristoro patrimoniale ben può essere commisurato alla diminuita o annullata redditività del titolo di privativa, calcolato sulla base dell’ammontare delle royalties non percepite per effetto dell’illecito posto in essere; resta tuttavia escluso che attraverso la liquidazione del danno in questione possa pervenirsi ad alcun effetto duplicativo del ristoro spettante all’avente diritto.
Riferimenti Normativi:
